註冊商標溢出使用行為是否構成侵權之辯
2023-03-31 04:38:46 2
註冊商標溢出使用行為是否構成侵權之辯
隨著社會經濟發展，商品的種類日益增多，商標權利人不惜超出商標法定的使用範圍，在「相同或類似商品或服務」中使用自己的商標，以最大化維護自己權益。由此可能引發的矛盾和衝突引起了社會各界關注，但並未形成統一、有效的解決機制。法院在處理此類註冊商標溢出使用行為是否侵犯他人商標權利時，需要平衡不同商標權人之間的利益，考慮使用何種原則恰當保護權利人的合法權益。
一、根源解說：灰色空白地帶的懈怠管制
從法律規定角度看，註冊商標的專用權，以核准註冊的商標和核定使用的商品為限，商標使用權的範圍已被嚴格限定。但是這是基於這樣一個前提：即法律規定能夠窮盡所有的商品種類、名目，能做到一一對應。這在實踐中和理論中均不可行。因而，不可避免地存在「灰色地帶」——一些商標權註冊權人超出核准註冊的商品種類使用註冊商標，這無形中「擴大」了商標使用權的範圍。超出核定範圍使用註冊商標，但未侵犯他人註冊商標權利的，理應受到行政處罰。有一種情形下，商標權利主體可以超出其核准範圍使用商標，即商標上不標註註冊標誌，即 和 ，可以作為未註冊商標處理，不會受到處罰。現實情況是無論哪一個組織制定的商品分類表都無法涵蓋所有商品名目，特別涉及到冷門行業、新興領域、高科產業時，對於具體某件產品是對應哪一類商品，需要具備相應專業背景知識才能做出判斷，這就給行政管制的可行性和操作性增添了難度。
現實中許多商家註冊商標都會從自身利益最大化著手，一定程度上擴大商標的使用範圍，甚至嚴重超出核准註冊範圍，這樣很可能會落入別人的商標禁止權範圍，甚至落入商標使用權範疇，從而可能侵犯他人的商標專用權。
二、標準理解：溢出使用商標行為性質之解析
我們需要承認，商品的種類是法律法規無法窮盡的，是時刻在發展遞增的，從而商標權人無法僅通過在不同商品類別上註冊商標達到保護自己權益的目的，因為這種手段永遠滯後。現實社會中，仿冒、山寨現象層出不窮，這種極易造成混淆的行為客觀上侵佔了商標權人的經濟利益。不勞而獲本就可恥，站在別人花費財力、物力、人力打造出的商標背後擷取果實，不僅侵犯了商標權人的經濟利益，甚至損害其商譽、辨識度等無形資產，極大地打擊商標權人。因此，筆者認為有必要闡述清楚商標禁止權的範圍，從而為商標使用權的合理行使確立正當範圍，避免盲目侵權事宜發生，或為損害賠償提供依據。
在認知領域，對於何謂「同一種」商品或服務，何謂「相同」商標較易理解，《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《商標司法解釋》）第九條第一款亦對此做出了規定。對於「類似」商品或服務、「近似」商標，認定難度較大。因此，在商標禁止權的行使範疇，存在「模糊區」。界定模糊區一直是司法實踐中的難點。《商標司法解釋》第九條第二款對於商標是否近似做出了規定。但是司法實踐中對於「近似」商標的認定，存在主觀上的差異，通行做法是根據商標的形、音、義三個要素來進行認定。文字商標和組合商標之間近似與否，應當分別審查兩個商標中的文字和圖形及其組合的整體視覺或印象是否相同或近似。實踐中由於法官觀察角度的不同，對於「近似」商標的認識存在主觀差異性。
對於「類似」商品的認定，則較有爭議。《商標司法解釋》第十一條第一款規定，「《商標法》第五十二條第（一）項規定的類似商品，是指在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面相同，或者相關公眾一般認為其存在特定聯繫、容易造成混淆的商品」。該條司法解釋實際上擴大了商標局商品分類表確定的類似商品範圍。商標局對於類似商品的認定主要以商品分類表為依據，司法實踐中，法院將分類表作為認定的參考依據，商標局的標準和司法解釋的標準均適用的場合下，可能會得出不同結果。
法官認定何為「類似」商品不僅從用途、銷售渠道、是否造成相關公眾混淆等方面著手，還需要將自己置身於特定領域的消費群體認知水平中去判斷。但法官不是每個領域的專家，對於一些冷門行業或專業性較強領域的商品並不具有等同的認知度。即使訴諸於鑑定中心，從鑑定的報告中提取出所需要素也依賴於法官的專業素養。所以，筆者認為，對於一些難以用普通消費者眼光去判別的商品，可以採納商標局的是否為「類似」商品判定標準，即主要從商品分類表出發，結合商品的效能、用途做出判斷。對於不為普通消費者所熟悉的商品，一般以該商品的說明書所記載功能、用途為確定依據。
三、侵權判定：溢出使用商標行為需區別對待
《最高人民法院關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題》中明確規定原告以他人超出核定商品的範圍或者以改變顯著特徵、拆分、組合等方式使用的註冊商標，與其註冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。上述司法解釋表明，註冊商標超核准範圍使用的，不應視為對註冊商標的使用，因此，其無需相關主管部門對兩個註冊商標之間是否產生權利衝突進行處理，人民法院可以依據商標侵權的基本原則，逕行判斷被控涉嫌侵權標識是否構成商標侵權。在與他人註冊商標相同或近似前提下，超出核定的商品範圍使用商標，法院這樣的行為該如何定性？是否一定構成侵權，侵犯相同或類似商品上他人商標專用權？實務中有兩種不同觀點。
筆者認為，應根據案情的事實情況來決定適用哪一條原則。第一種觀點顯然有利於打擊惡意超出商品核准範圍使用註冊商標行為，但是很可能將一部分無侵權故意、侵權事實不明顯的商家納入打擊範圍，不符合利益衡量原則和公平原則。在做商標權侵權判定時，不能僅僅將事實和法條一一划等號，而要從權利限制原則（即防止權利濫用原則）、商標權背後的經濟價值等多角度權衡、思考。特別是當一件商品可能和被控侵權的商家核准使用的商品更為接近時，則沒有理由將他人的商標禁止權擴大至該件商品上。商標禁止權不能被濫用，不能無邊際擴大。再者，每件商品上註冊使用的商標都包含了商標禁止權內容，由於商標禁止權界定上的模糊性，不同商標的商標禁止權間可能存在交叉部分，若將交叉部分直接歸入侵權，很可能導致權利的濫用，利益的失衡。
綜上，筆者認為，遇到此類型案件時，應慎重地對被控侵權的商品進行判定。一般情況下，當被控商標、標識屬於註冊商標超範圍使用情形，且該種使用屬於與權利商標核定範圍的相同商品上使用相同商標的，則應當認定被控商標、標識的使用構成商標侵權。當被控商標、標識屬於註冊商標超範圍使用情形，而該種使用屬於與權利商標核定範圍的相同商品上使用相似商標的，或者類似商品上使用相同商標的，或者類似商品上使用相似商標的，則應以市場混淆為指針，採用「更接近」的判斷方法，合理劃定權利商標的排斥範圍，確保經營者之間在商標的使用上保持清晰的邊界。當然，若原告商標具有一定知名度，且被告在其他方面有較為明顯的侵權行為，搭便車意圖顯而易見，可以認定有侵權故意，惡性程度較大，不需判定誰更接近，即可採用強保護原則，認定其構成侵權。
適用彈性保護原則時，「更接近」判斷方法應當充分考慮以下因素：（1）被控標識使用的商品在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費對象等方面是更接近於權利商標核定使用商品，還是更接近於超範圍使用的註冊商標核定使用的商品；（2）被控標識本身在其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合後的整體結構，或者其立體形狀、顏色組合是更接近於權利商標核定使用的標識，還是更接近於超範圍使用的註冊商標核定使用的標識；（3）上述第（1）、（2）項判斷應以被控標識的使用是否足以令相關公眾認為其存在特定聯繫、容易造成混淆為標準。
