商標所有權人以登記為準（商標權與企業名稱權）

2023-04-20 06:02:02

商標所有權人以登記為準?作者 | 陳琪霖 陳鑠 泰和泰（深圳）律師事務所，我來為大家講解一下關於商標所有權人以登記為準?跟著小編一起來看一看吧!

商標所有權人以登記為準

作者 | 陳琪霖 陳鑠 泰和泰（深圳）律師事務所

本文通過法規及案例，重點分析商標權與企業名稱權及著作權競合後的解決路徑。

商標權與企業名稱權的衝突

因商標和企業名稱都具有指示商品來源的作用，市場主體就可能會利用兩個權利來源分屬不同行政管理體系的空隙，將有一定知名度的字號註冊為商標，或將在先註冊商標、未註冊的馳名商標申請為企業字號，從而產生兩個權利的競合。

（一）在先企業名稱權與在後申請註冊商標的衝突

1、商標法第三十二條規定，申請註冊商標，不得侵犯他人的在先權利。企業名稱權屬於該條規定的在先權利的範疇。故而，對於在後商標侵犯在先企業名稱權的，若在後商標在初審公告期內，則企業名稱權人其可以提起商標異議程序；若在後商標已註冊，則其可以提起商標無效宣告程序。

該救濟程序需要滿足以下要件：

（1）權利人已在商標申請註冊日前登記或使用其字號；

（2）該字號在中國相關公眾具有一定知名度；

（3）系爭商標的註冊和使用容易導致中國相關公眾誤認該商標所標識的商品

或服務來源於該字號權人，或與其有某種特定的聯繫，損害在字號權人可能的合法權益。

該救濟方式的實現，需要證明字號具有一定知名度，從而認定兩個權利共存會導致相關公眾混淆誤認，一般而言可以從以下幾個方面進行舉證說明：

首先，就字號知名度的證據，商標局、商評委、法院對於企業在第三方平臺上的宣傳證據，包括媒體報導、行業榮譽等證據更為認可，應當優先提交此類證據。此外，商標局、商評委及法院的關於字號知名度的在先認定也會予以重點考量。銷售合同及銷售記錄等主要展示企業經營情況的證據可作為輔助證據遞交。

比如，在（2020）京行終3592號案[1]中，在先企業名稱權利人在商評委及行政訴訟階段遞交了包括雜誌廣告合同、發票及雜誌摘頁；媒體報導；企業及法代獲獎情況。法院認為本案中在先企業名稱權利人在系爭商標申請日前，已經在相關雜誌上持續發布廣告，宣傳推廣其動物飼料添加劑，且持續銷售相關產品，在動物飼料添加劑商品領域具有一定知名度。

其次，字號的持續使用時間也是法院認定知名度的因素之一，一般而言，持續使用時間與字號的影響力及知名度成正比。但在網際網路流量的推動下，使用較短的字號仍然有被保護的可能。

最後，商品來源產生混淆也是認定的重要因素，其主要考量企業名稱和商標近似度、企業名稱實際使用領域和商標核准商品/服務的密切關聯度等因素。

2、在先企業名稱權利人還可依據《反不正當競爭法》第六條第（二）款：「經營者不得擅自使用他人有一定影響的企業名稱引人誤認為是他人商品或者與他人存在特定聯繫。」進而追究商標使用人的民事責任，包括賠償損失等。但只有該在先字號具有一定的市場知名度、為相關公眾所知悉並且二者能構成混淆誤認，才可以得到《反不正當競爭法》的保護；反之，當企業名稱中的字號不構成具有一定知名度的字號時，則無法根據《反不正當競爭法》第六條獲得保護。在此，企業名稱權利人能夠證明其字號在商標使用人所在區域、行業具有一定知名度，仍然可能會予以保護，在（2011）民提字第276號[2]一案中，最高院認定企業名稱權人的字號在浙江省具有一定知名度，從而認定在後商標使用人構成不正當競爭。（2019）粵民終477號[3]一案中，法院認為對企業名稱是否受到保護的認定，不要求其具有全行業的知名度。

法院在認定該行為是否構成不正當競爭往往會遵循誠實信用、保護在先權利和禁止混淆原則。但與前述救濟途徑相比，法院認定時更為重視商標使用人的主觀惡意這一因素。

（二）將在先註冊商標以及未註冊的馳名商標作為在後企業名稱使用的衝突

以在後企業名稱對在先商標構成侵權，從而主張權利時，應注意以下幾個條件：

第一，在後企業名稱權利人突出使用字號才能認定為商標侵權。法院認定時主要考量企業名稱權人是否規範使用企業全稱還是突出使用部分。

在（2020）粵03民終30037號[4]一案中，法院認為，被告在被控侵權肥料的外包裝袋上使用「美盛農業科技」字樣，並非規範使用企業全稱，而是屬於突出使用企業名稱。「美盛」不是固定詞彙具有較強的顯著性，且「美盛」商標經過使用已具有較高的知名度，兩者構成近似，容易使相關公眾產生混淆誤認。

第二，法院在認定在後企業名稱權利人是否構成商標侵權時並不要求在先註冊商標具有一定知名度，只有在以未註冊商標作為權利基礎時才需要以馳名度作為要件，但商標的知名度會影響法院對於近似認定的判斷。

在（2015）民提字第38號[5]案中，申請人為第30類（咖啡等商品）、第43類（咖啡店等服務）「採蝶軒」的中文、拼音及英文的在先商標權利人，被申請人作為在後企業名稱權利人，在其麵包產品和麵包店上使用了「採蝶軒」的中文、拼音及英文。最高院認為，因申請人在先商標被認定為著名商標，在商標相同或者近似判斷中，應考慮商標知名度對上述判斷所帶來的影響。

第三，在後企業名稱權人雖然規範使用字號，但仍可能構成不正當競爭。

這種情形針對的是一些已註冊且知名度較高的商標，或者未註冊達到馳名狀態的商標。在這種情形下，即使規範使用含有與相同或近似文字的企業字號，仍有可能導致消費者對於商品來源以及不同經營者之間是否有關聯等產生混淆誤。例如，筆者曾代理的（2011）中二法知民初字第34號判決書，法院認定：被告在電飯煲外包裝上使用「蘇泊爾上海有限公司」，未突出「蘇泊爾」字樣，但其目的是攀附原告的商譽，不正當地爭取交易機會，具有明顯的主觀惡意，嚴重損害原告的合法權益，構成不正當競爭。

商標權與著作權的相關衝突

商標權和著作權可以並行不悖，一件帶有圖形元素或是進行設計化處理的文字元素的商標也可以被認為是作品而予以保護。然而，著作權和商標權也有直接衝突的情況。

1、在後著作權與在先商標權的衝突

在此情形下，在先商標權人可以根據《商標法》的規定認定其構成商標侵權。

2、在後申請註冊商標與在先著作權的衝突

在先著作權人同樣可以援引《商標法》第三十二條:「申請註冊商標不得侵犯他人的在先權利」進行權利救濟。若在後商標在初審公告期內，則在先著作權人可以提起商標異議程序；若在後商標已註冊，則其可以依照提起商標無效宣告程序。

在先著作權人還可根據《著作權法》第五十二條、第五十三條等規定追究在後商標使用人的侵權責任，需要注意的是，依據最高人民法院在[2005]民三監字第2號函：「在商標授權程序中，當事人僅因為他人申請註冊商標時使用其作品而主張保護著作權的，應通過商標法規定的異議等救濟程序解決。在已提出異議的情況下，當事人又以他人使用其作品申請註冊商標並獲初審公告的行為構成侵權為由，提起民事訴訟的，人民法院不宜受理。」及《關於審理註冊商標、企業名稱與在先權利衝突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第一款的規定，僅有他人使用他人在先作品並成功註冊為商標的行為可以以民事途徑進行救濟。即已註冊的商標使用了他人在先作品的行為可以被認定為民事侵權，然而以他人在先作品作為商標提出申請但尚未核准註冊的行為，僅能以行政程序予以救濟。

因在後申請商標與在先著作權的衝突較為複雜，筆者予以重點探討。

無論是在行政授權確權階段，還是民事階段，商標局、商評委及法院基本以「實質性相似 接觸=侵權」的規則作為判斷是否侵犯著作權的依據。

因著作權的保護範圍和作品傳播載體與商品/服務並不直接關聯，在先著作權人可超越商品/服務關聯度進行維權，從而導致實質上著作權人可以利用在先著作權獲得接近甚至超過馳名商標跨類保護的保護範圍和保護力度。在目前認定馳名商標進行跨類保護是需要極高證據標準的情況下，在先著作權顯然成為了規避馳名認定的維權利器。故而，商標局、商評委及法院需要通過嚴格審查著作權確權及侵權要件來認定在後商標權是否侵犯在先著作權。具體為：

第一，作品是否具有獨創性的認定關係到作品是否受到著作權法保護。單純將文字或物品形態進行簡單變形往往無法被認定具有一定的審美意義，未達到獨創性的標準。且因著作權只保護表達，這也要求作品需要有足夠的長度才能獨立成為作者傳遞表達內容的載體。

在（2017）粵73民終506號[6]一案中，二審法院認為涉案圖形「」雖然該字母經過變形處理，但這種變形處理尚未達到作為造型藝術作品的創造性高度，從圖形的外在表現形式來看，亦無法體現出作者在美學領域的獨特創造力和觀念。

第二，基於作品完成後便自動取得著作權，著作權登記並不發生權利取得的效力的特點，著作權的歸屬和形成時間也易成為商標局、商評委及法院審理的焦點問題。

《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十九條規定：「商標標誌構成受著作權法保護的作品的，當事人提供的涉及商標標誌的設計底稿、原件、取得權利的合同、訴爭商標申請日之前的著作權登記證書等，均可以作為證明著作權歸屬的初步證據。商標公告、商標註冊證等可以作為確定商標申請人為有權主張商標標誌著作權的利害關係人的初步證據。」在民事案件中，法院的審查會更為嚴格。如（2019）粵73民終6457號[7]案中，法院認為對方未提供底稿，而且登記時間在提起訴訟的時間之後，有為訴訟而登記的情況，所以商標公告商標註冊證的證據也沒被採納。

第三，針對構成實質性相似要件的認定，法院主要考量在後商標標識部分是否複製在先作品中獨創性部分，一般而言獨創性部分包括圖形整體外觀、設計風格、整體構圖、作品主題等因素。

第四，針對接觸要件的認定，目前商標局、商評委及法院普遍認為通過間接證據推定在後商標申請人具有接觸可能性即可。

如某著名清酒在中國的無效宣告案，提交了大量的商業使用證據（銷售數據、宣傳活動發票圖片、榮譽證據、媒體報導等），且商評委基於該商業使用證據認定該在先著作權具有一定知名度，被申請人有接觸知曉的可能性。此外，一般而言同業人員更有可能知曉已發表且實際商業使用的作品，而獨創性愈高的作品，作品偶然雷同的概率愈低。由此綜合推定在後商標申請人具有接觸可能性。

注釋

[1]（2020）京行終3592號珠海一路投資有限公司等與國家知識產權局其他二審行政判決書

[2]（2011）民提字第276號泉州豐澤區德源軸承有限公司與盧燕華、杭州日升機電有限公司不正當競爭糾紛案

[3]（2019）粵民終477號廣州紅日燃具有限公司與廣東智美電器股份有限公司等侵害商標權糾紛二審判決書

[4]（2020）粵03民終30037號美盛（深圳）化肥進出口有限公司、山東美盛農業科技有限公司等侵害商標權糾紛民事二審民事判決書

[5]（2015）民提字第38號梁或、盧宜堅與安徽採蝶軒蛋糕集團有限公司、合肥採蝶軒企業管理服務有限公司等侵害商標權糾紛申請再審民事判決書

[6]（2017）粵73民終506號案鍾利民與廣州市碧歐化妝品有限公司著作權侵權糾紛案一案民事二審判決書

[7] (2019)粵73民終6457號上海松田香料有限公司、林龍彪、味魔師（廣州）食品有限公司與著作權權屬、侵權糾紛一案民事二審判決書

（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）

圖片來源 | 網絡

,