舉例說明侵權行為構成要件（正當使用不侵權抗辯的構成要件）

2023-08-01 08:40:03 1

來源：廣東省高級人民法院 李豔

轉自：人民司法

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【裁判要旨】

權利人註冊商標中含有本商品通用名稱與被告系正當使用，是以正當使用本商品通用名稱進行不侵權抗辯得以成立的兩項要件。國家標準的規定可作為認定法定通用名稱的直接依據；消費者認知、媒體報導、相關政府文件、權利人自己的主觀認識及使用方式等可作為認定約定俗成通用名稱的考量因素。不超出介紹、描述商品類別的必要限度，亦不能導致權利人商標合法利益侵害的，其使用行為才可稱之為正當使用。

案號

一審：(2018)粵51民初21號

二審：(2019)粵民終1861號

【案情】

原告：佳寶公司。

被告：鮮仙樂公司。

佳寶公司的九制陳皮產品系創始人楊應林於1985年研製的化果皮類涼果，屬於廣東省潮汕地區的特色食品。1990年10月，中央電視臺的神州風採欄目播出專題片《「陳皮大王」楊應林》，報導了楊應林辦廠及其研製九制陳皮產品的相關事實。

佳寶公司於2012年1月28日經核准取得第8965529號「九制」文字商標的註冊，核定使用商品為第29類，包括果皮、陳皮梅等。該商標的申請日為2010年12月17日。

2017年4月28日、2018年1月25日，佳寶公司兩次經公證購買被訴侵權的鮮仙樂九制陳皮。鮮仙樂公司確認該產品由其生產。

百度百科的九制陳皮詞條稱：九制陳皮是潮汕地區的傳統名吃之一，屬於涼果食品，全稱廣式九制陳皮，有別於蘇州的蘇式陳皮。九制陳皮……因工藝繁雜嚴謹，故稱之九制……製造商為佳寶公司。

鮮仙樂公司於2000年4月30日成立，其經營範圍包括蜜餞生產、銷售等。其於2007年9月3日申請註冊鮮仙樂圖案與文字組合商標，2010年3月7日該商標獲得授權公告。

被訴侵權產品包裝正反面上半部的白色長方框中均標註九制陳皮文字，呈縱向排列，字體較大，顏色為黑色，比較醒目。被訴侵權產品包裝上使用了上述鮮仙樂圖文組合商標。

佳寶公司訴至廣東省潮州市中級人民法院，請求判令鮮仙樂公司停止侵犯其商標權及不正當競爭行為，賠償經濟損失及合理維權費用共計20萬元等。

【審判】

潮州中院經審理認為：鮮仙樂公司生產的被訴侵權產品與佳寶公司的九制陳皮產品系同一種商品。鮮仙樂公司在其使用的被訴侵權產品包裝袋上標註九制陳皮字樣作為產品名稱並突出使用，足以使相關公眾誤認為該商品來源於佳寶公司或者與該公司存在特定的聯繫，構成對佳寶公司「九制」註冊商標專用權的侵害。鮮仙樂公司關於「九制」是行業通用名稱的辯解意見缺乏依據，法院不予採納。

潮州中院依照商標法第三條第一款，第五十七條第（二）項，第六十三條第一款、第三款，反不正當競爭法第二條第一款等規定，判決：一、鮮仙樂公司立即停止侵害佳寶公司第8965529號「九制」註冊商標專用權及不正當競爭行為，立即停止在其產品上使用「九制」文字標識；二、鮮仙樂公司於判決生效之日起10日內賠償佳寶公司經濟損失及維權合理費用合計6萬元；三、駁回佳寶公司的其他訴訟請求。

鮮仙樂公司不服一審判決，向廣東省高級人民法院提起上訴。

廣東高院經審理認為：我國商標法所規定的正當使用包含以下兩方面：其一，註冊商標包含本商品的通用名稱等描述性含義；其二，他人的使用行為具有正當性。

關於九制陳皮是否為商品通用名稱的問題。鮮仙樂公司向二審法院提交的證據，可證明以下事實：1.九制陳皮早在2006年已被國家標準規定為某類商品的通用名稱。在質量技術監督局與國家標準化管理委員會2006年9月18日發布的《蜜餞通則》中，九制陳皮與話梅、楊梅幹、芒果乾等一道並列為話化類產品。2.在當地政府機構、新聞媒體以及相關公眾的普遍認知中，九制陳皮已成為某類商品的通用名稱。（1）在潮汕市文化廣電旅遊體育局等政府機關公布的幾批非物質文化遺產名錄中，「潮州九制話梅製作技藝」「潮州九制陳皮製作技藝」「潮安九制陳皮製作技藝」等均曾入選。（2）新聞媒體的報導或者專訪中大量出現「廣式九制陳皮」與「蘇式九制陳皮」的提法，佳寶公司自己在無效程序中所提交的新聞報導更是直接稱「佳寶的九制陳皮是從九制陳皮中走出的大哥」，均是把九制陳皮作為通過特殊工藝醃製的陳皮產品的通用名稱。（3）百度百科雖然稱九制陳皮的生產商為佳寶公司，但是其亦指出九制陳皮是廣東潮汕地區的傳統名吃之一，屬於涼果類食品，全稱廣式九制陳皮。而「有道youdao」關於九制陳皮詞條的雙語例句之一為「蘇式蜜餞現有1620多個品種，以金絲蜜棗、奶油話梅、金絲金桔、白糖楊梅、九制陳皮最為著名」。網絡搜索或者翻譯工具關於九制陳皮詞彙的解讀，從一定程度上反映了相關公眾對於其系商品通用名稱的認知。而在佳寶公司獲得的多項榮譽之中，頒發機構均是將九制陳皮作為商品名稱，再與佳寶公司的「佳寶」商標組合共同指稱佳寶公司的產品。這些全國性榮譽證書的內容進一步說明，九制陳皮作為該類商品的通用名稱，已得到相關公眾的普遍認可。3.佳寶公司在大量場合將九制陳皮作為商品通用名稱而非商標進行使用。佳寶公司在一審庭審中關於其有自己的商標，「九制」是作為商品名稱使用的陳述反映了佳寶公司在商業經營中對於九制陳皮的定位。早在1987年，佳寶公司就在第9類商品果脯、蜜餞上註冊了「佳寶」文字商標。佳寶公司在接受媒體採訪時往往是用「佳寶九制陳皮」稱呼其產品。佳寶公司是前述國家標準《蜜餞通則》的起草單位之一，其對於九制陳皮作為該類商品的通用名稱被納入國家標準是完全知情的。佳寶公司九制陳皮的研創者及前負責人楊應林先生撰寫的論文《九制陳皮關鍵在於「九制」》《醃製在九制陳皮製作中的應用》亦可佐證佳寶公司是在商品名稱的意義上使用九制陳皮。4.雖然佳寶公司對於九制陳皮的研製有突出貢獻，但是根據已查明的事實，九制陳皮並非其所始創。蘇式九制陳皮的存在，使得消費者更不容易將九制陳皮與特定的生產商劃等號。綜上，九制陳皮不僅是經過多道繁雜工藝醃製而成的陳皮類產品的法定通用名稱，也成為全國範圍內相關公眾約定俗成的該類商品的通用名稱。

關於鮮仙樂公司是否屬於正當使用的問題。九制陳皮作為本類商品的通用名稱，其不得為任何人所壟斷，否則其他生產者就不能清楚描述自己的商品，無法正常地參與市場競爭。但是，其他生產者對於九制陳皮的使用應當以正當為限。鮮仙樂公司的使用沒有超出正當的界限，理由在於：1.鮮仙樂公司是描述性使用九制陳皮，其不是通過九制陳皮來指示商品來源。鮮仙樂公司在其商品包裝左上方的顯著位置完整標註了自己註冊的「鮮仙樂」圖文商標，並且特地附加了®的標識。商標下方還加印了非常醒目的「鮮仙樂」的文字和拼音。而訴爭的「九制陳皮」位於包裝袋的右上方，其上並無註冊商標的標識®。2.被訴侵權產品包裝上的「九制陳皮」與佳寶公司註冊的「九制」商標所使用的字體明顯不同，鮮仙樂公司並沒有表現出明顯的模仿攀附故意。3.九製作為一種製造工藝，在諸多商品上被使用，相關公眾不會輕易通過「九制陳皮」識別商品來源。何況佳寶公司在「九制」商標註冊之後，仍保持著將「佳寶」與「九制陳皮」並用的傳統。在此市場現狀之下，消費者更不會將兩者的產品混淆誤認。

綜合考慮上述因素，雖然「九制」已被佳寶公司註冊為商標，但是九制陳皮本身是經過複雜工藝醃製而成的陳皮類商品的通用名稱。即便佳寶公司對九制陳皮的研發有著突出的貢獻，其亦不能壟斷該詞語的使用。鮮仙樂公司在商品通用名稱的含義上使用「九制陳皮」字樣，並且同時規範使用自己的「鮮仙樂」註冊商標，不會造成消費者對商品來源的混淆誤認。鮮仙樂公司的使用沒有超出正當、合理的限度，故不宜認定其構成商標侵權。

廣東高院依照商標法第五十九條、反不正當競爭法第六條及第十七條、民事訴訟法第一百七十條第一款第（二）項之規定，判決：一、撤銷原審判決第三判項；二、變更原審判決第一判項為：鮮仙樂公司立即停止對佳寶公司的不正當競爭行為，即立即停止使用與佳寶公司「佳寶」牌九制陳皮包裝、裝潢相近似的包裝、裝潢；三、變更原審判決第二判項為：鮮仙樂公司自本判決生效之日起10日內賠償佳寶公司經濟損失及維權費用合計4萬元；四、駁回佳寶公司其他訴訟請求。

【評析】

正當使用抗辯包括指示性正當使用、敘述性正當使用等不同抗辯類型。敘述性正當使用指的是他人善意、合理使用權利人商標中所包含的描述性詞彙以描述其商品的特性；而指示性正當使用指的是他人為說明自己商品的特定信息而使用權利人的商標標識。指示性正當使用抗辯目前還未納入法律規範；而對於敘述性正當使用抗辯，我國2013年修訂的商標法第五十九條第一款、第二款中已對此作出規定。根據商標法的規定，註冊商標中含有本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量以及其他特點，或者含有的地名的，註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。可見，以正當使用本商品通用名稱進行不侵權抗辯，屬於敘述性正當使用抗辯的一種情形，法律適用的依據明確。關於該項不侵權抗辯的要點問題，筆者結合本案裁判作如下探析：

一、相關基礎理論

（一）被告使用的對象

部分觀點認為，在該抗辯中被告使用的對象不是商標，而僅是與權利人商標相同或者近似的符號；但也有部分觀點認為，該抗辯中被告是對權利人商標在第一含義的維度上進行使用。上述兩種觀點分歧的根源在於對商標的定義不同。在前者的語境裡，商標不同於符號，在敘述性含義上使用的符號不能稱之為商標；而在後者的語境裡，商標與符號密不可分，在第一含義與第二含義上使用的符號都可稱之為商標。在商標法上，僅具有第一含義的詞彙不得註冊為商標，即便獲得註冊，也應被宣告無效。根據本商品通用名稱與商標這種互不相容的關係來推斷，將被告使用的對象解釋為與權利人商標相同或近似的符號更合乎邏輯。

雖然在以本商品通用名稱所進行的正當使用抗辯中，被告使用的對象不是嚴格意義上的商標，但是，該類案件的裁判中，法院並不以被告行為不構成商標性使用為由直接否認被告侵權，而是先判斷被告行為是否符合商標法所規定的侵權構成要件，再審查其該項抗辯理由是否成立。該裁判思路源自正當使用作為抗辯權的法律定位。

（二）正當使用抗辯制度的合理性

早在上世紀40年代，美國的蘭哈姆法就出現了類似於正當使用抗辯的制度。TRIPS協議也規定了敘述性使用的例外。正當使用本商品通用名稱不視為侵犯商標權，是為了合理平衡商標權人、其他經營者、消費者三者之間的利益，形成公平競爭的市場秩序。

首先，正當使用本商品通用名稱不會造成商品來源混淆，也不會造成商標權人的商譽貶損。本商品通用名稱屬於公共資源，不應被任何個人壟斷使用，否則，商標權人會通過獨佔本商品通用名稱的方式獲得不當的競爭優勢。其次，其他經營者使用本商品通用名稱是為了清楚地描述自己的商品信息，便捷地與消費者進行有效的溝通交流。如果其他經營者被迫尋找其他描述商品的替代方案，即便是可行的，也將付出額外的替換成本。再次，商品通用名稱是本類商品的共同名稱，其不具有商標所要求的顯著性，無法指向具體的商品提供者。允許其他經營者正當使用，並不會增加消費者購買商品的搜索成本。

二、關於抗辯適用的前提條件

註冊商標中含有本商品通用名稱，是該項不侵權抗辯制度適用的前提條件。判斷案件是否具備該適用前提的過程中，可能涉及如下法律問題：

（一）商品通用名稱的外延

商品通用名稱可以是商品的全稱，也可以是商品的簡稱、縮寫或者俗稱。根據最高人民法院《關於審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第10條的規定，商品通用名稱又可分為法定的與約定俗成的兩類。不管是法定的還是約定俗成的商品通用名稱，均要強調是本商品的通用名稱。脫離特定的商品類別討論商品通用名稱是毫無意義的，此類別商品上的通用名稱完全可能成為彼類別商品上具有顯著性的商標。

（二）商品通用名稱的判斷標準

關於約定俗成的商品通用名稱。對於約定俗成的商品通用名稱，其判斷標準就是相關公眾的普遍認知。此處的相關公眾，應延續商標法的一貫界定，指與商標所述標識的某類商品有關的消費者，以及與前述商品營銷有密切關係的其他經營者。因其他經營者與商標權利人存在競爭關係，存在將任何商標均解讀為本商品通用名稱的利益驅動，而消費者的認知相對中立，故通常應以消費者的認知為主導。但凡事不可絕對化，譬如對消費市場在國外的商品，則主要考慮國內其他經營者的認知。

關於法定的商品通用名稱。對於法定的商品通用名稱，其直接的判斷標準是法律、國家標準、行業標準的規定。但該直接標準是否就是終極的判斷標準？在商標法領域，商品類別與商業標識的相同、近似，均是以相關公眾的認知作為判斷依據。對於爭議標識是否系本商品的通用名稱，同理亦應如此，否則有違商標法關於認知標準的邏輯體系。但是，通常情況下，區分直接標準與終極標準並無意義。法律、國家標準、行業標準將某個標識規定為商品名稱，實質是對相關公眾已將其視為商品名稱這一既定事實的確認，兩項標準的結果是一致的。並且，對於法律關於商品名稱的規定，法院並不能在民事侵權案件中直接做出與之相左的認定；當事人若認為其違背相關公眾的普遍認知，也只能另尋他徑進行救濟。但是，假設因制定者的疏忽，使得國家標準、行業標準的規定脫離相關公眾的普遍認知，當事人是否可以通過提交相反證據推翻有關規定？對此尚存爭議。根據標準化法的有關規定，標準的類型多樣，制定主體與發布流程亦各異，國家標準與行業標準在制定時考慮的主要是技術問題，故將其對於商品名稱的規定視為允許當事人反證推翻的法律推定事實的主張也並非毫無道理。

（三）商品通用名稱的判斷路徑與考量因素

當事人主張構成法定通用名稱的，通過查明相關法律或者標準規定的內容即可作出判斷；而對於主張構成約定俗成通用名稱的，如何查明相關公眾的普遍認知作出判斷則尤為不易。部分學者主張借鑑歐美國家的做法，通過進行消費者調查的方式查明該事實。[①]但是，我國的消費者調查機制尚不成熟，能否通過科學的調查方法形成有公信力的調查結果？並且，啟動覆蓋全國的消費者調查需要耗費不短的時間和不菲的金錢，在賠償預期不理想的情況之下，當事人又是否有動力開展此項調查？鑑於各種現實原因，該方式目前適用不多。法院通常是通過對諸多因素進行綜合考量，才能對相關公眾的普遍認知作出準確把握。

為證明爭議標識構成商品通用名稱，被告通常會提交專業工具書、辭典、專業教科書、網絡百科的詞條、行業協會與政府機構發布的文件或出具的證明材料、新聞媒體的報導等作為證據。對於專業工具書與詞典的記載，相關司法解釋已明確其可以作為認定通用名稱的參考因素。至於其他幾類證據，不可簡單地一概予以否認，而應結合相關內容的形成程序、時間以及社會認可度，相關內容提供者的公信力、誠信記錄以及與案件當事人有無利害關係，相關內容與其他在案證據的印證情況等，來衡量其是否可以作為認定商品通用名稱的考量因素。例如本案中，二審法院參考了有「電子百科全書」之稱的百度百科的詞條內容，但對曾因大量製造虛假詞條被責令退市的「互動百科」詞條內容則未予採納。

此外，法院還可能考慮以下幾方面因素：其一，商品提供者是否唯一。如果訴爭標識的商品有多家生產者提供，則該標識存在已演化為通用名稱的可能性。但這只能作為參考因素之一，如果過於強調該因素的作用，就可能出現因侵權行為泛濫成災形成所謂的相對穩定的市場之後，商標權人反而不能獲得法律保護的不合理局面。有學者稱這種「相對穩定的市場」是侵權的後果，法院需要通過制止侵權正本清源，倘若反倒據之認定權利人商標為通用名稱，有本末倒置、是非顛倒之嫌。[②]其二，商標權人的主觀認知、使用方式以及維權情況。商標權人對於自身商標的錯誤認識、不當使用以及怠於通過維權肅清市場，可能導致商標演化為通用名稱，故反過來其也可以成為判斷訴爭標識是否演化為通用名稱的輔助因素。

三、關於抗辯成立的關鍵所在

即便註冊商標中含有本商品通用名稱，權利人仍有權在一定範圍內行使禁用權。其他人若在區分商品來源的維度上使用註冊商標中所包含的本商品通用名稱，仍然要依法給予否定性評價。相比於通用名稱這一前提條件，被告的不侵權抗辯能否成立，是否正當使用才是關鍵所在。因為認定被告不構成侵權的根源，不是權利人商標包含本商品通用名稱，而是其行為不具有法律上的可非難性。

（一）正當使用的內涵

此處所謂的正當使用，是指被告善意、合理地使用本商品的通用名稱。其包括三方面內涵：一是被告的主觀心態必須是出於善意，不能存有攀附他人商標、掠奪他人商譽的故意。主觀上是否善意，並非一律通過直接探究被告真實的內心世界得知，還可以通過被告外化的客觀行為予以推斷。二是被告的使用行為必須是合理的，不能超出介紹、描述商品類別的必要限度。商品通用名稱的使用如果是正確的，其必然是發揮介紹、描述商品類別的作用。一旦超過該限度，越界到商標使用，就不得再稱之為正當使用。三是未給權利人商標造成損害後果，例如普通商標的來源混淆、關聯關係混淆或者馳名商標的淡化等不良後果。

（二）判斷正當使用時需重點關注的三方面情況

第一，被告自身商標的使用情況。該情況包括但不限於：被訴侵權商品上是否還有其他可視為商標的標識；被告是否規範使用了自身的商標；被告自身商標的大小、位置是否合理以及是否因訴爭標識過於突出以至於相關公眾以一般注意力難以覺察到被訴侵權商品上還存在被告自身的商標；被告是否用合適的方式對自身的商標與訴爭標識作了區分，以避免消費者誤將訴爭標識也視為被訴侵權商品的商標等。

第二，被告使用訴爭標識的情況。即便是普通的純文字商標，識別商標也不僅僅只考慮文字所傳達的含義，還包括與含義無涉的文字外觀，例如字體字號、排列方式、位置布局、文字顏色與搭配等。但相關公眾在區分此商品名稱與彼商品名稱時，考慮的基本僅為文字所傳達的含義。被告若是出於清楚敘述商品類別之目的，善意、合理使用權利人註冊商標中包含的本商品通用名稱，則被訴侵權標識中不僅不會含有為權利人商標所包含但與敘述被告商品類別無關的信息，也不會含有未被權利人商標所包含但可使得訴爭標識與權利人商標相似程度更高且與敘述被告商品類別無關的信息。

第三，被告行為所引發的後果。在特殊情形下，即便被告完全依照前述所列方式合理使用權利人商標中含有的本商品通用名稱，還是無法避免相關公眾混淆商品來源的後果。因此，將後果作為一項獨立的因素，從確保理論周延的角度來說，是具有必要性的。至於被告行為是否造成了權利人商標商譽被損害的後果，則需查明是否已經發生或可能發生商品來源混淆、關聯關係混淆或者馳名商標淡化的情況。若已經認定被告使用的是通用名稱，在認定混淆可能性或淡化可能性時應注意與商標侵權判定的不同。此時需排除由標識相同或者相似推定存在混淆或者淡化可能性的裁判路徑，否則就會再次將判定的前提由使用本商標通用名稱轉化為使用商標，從而陷入邏輯混亂之中。

（案例刊登於《人民司法》2020年第17期）

[①]金海軍：「商標與通用名稱問題的消費者調查方法——實證與比較」，載《暨南學報（哲學社會科學版）》2013年第10期。

[②]馮曉青：「商標通用名稱化及相關侵權問題研究——以『金絲肉鬆餅』商標侵權糾紛為考察對象」，載《政法論從》2015年第3期。