無印良品品牌vi(無印良品商標戰)
2023-10-16 07:22:10 4
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來源:IPRdaily中文網(iprdaily.cn)
作者:牛璋昕 鴻鵠律師事務所商標代理人
原標題:「無印良品」商標戰(下)
二十年前,「無印良品」商標在中國大陸的知名度未獲肯定,成為良品計畫的阿喀琉斯之踵。二十年後,在全球化與網際網路的加成之下,外國品牌的知名度認定獲得了極大加成,更易受到法律保護,這也為外國企業進入中國市場提供了便利與保障。或許,「無印良品」經歷過的品牌保護之殤,今後會愈來愈少。本文為下篇。
上一篇主要講述了「第1561046號'無印良品'商標的確權糾紛始末——窮盡商標確權手段,良品計畫為何無法將'無印良品'無效?」本文繼續對商標侵權問題詳細分解。
三、商標侵權案件始末——誰侵犯了誰的商標權?
1.良品計畫與北京棉田互訴「無/無印良品」商標侵權案件
在最高人民法院於2012年就第1561046號「無印良品」商標確權糾紛作出再審判決後,該商標予以核准註冊這一點得到了司法機關的最終確認。這成為了良品計畫在24類部分指定商品上取得「無印良品」商標專用權的最大障礙,也成為了北京棉田擴大使用「無印良品」商標的信心來源。
2011年6月,北京棉田的子公司——北京無印良品投資有限公司(下稱「北京無印良品」)成立。由北京無印良品的工商登記信息可知,目前北京棉田對其持股約52%,北京棉田的法定代表人馬濤、股東徐靖分別對北京無印良品持股約23%,徐靖還擔任北京無印良品的法定代表人。隨後,北京棉田授權北京無印良品使用其擁有的24類「無印良品」商標。北京無印良品約於2013~2014年前後,在天貓開設了旗艦店並經營至今。
2014年6至11月,良品計畫的訴訟團隊針對北京無印良品使用「無印良品」商標的行為分別進行了5次公證調查和證據保全。在這一系列調查取證工作中,良品計畫的代理律師從北京無印良品一方經營的淘寶網「無印良品旗艦店」、北京市大興區的實體店鋪「無印良品」購買了浴衣、枕套芯、床褥墊、羊毛被、枕巾、背心、馬甲、圍嘴、浴巾等多件商品,還對天貓及京東商城的「無印良品官方旗艦店」等網店的銷售情況、顧客評價進行了證據保全公證。
隨後,良品計畫主張上述商品侵犯了其在20類家具類商品上擁有的第4471268號「無印良品」、第3545167號「MUJI」、以及25類服裝類商品上擁有的第4833852號「無印良品」註冊商標的專用權,並且構成不正當競爭行為,提起了三件侵權訴訟;又通過單獨主張北京無印良品的行為構成不正當競爭,提起了兩件侵權訴訟。
就在良品計畫的訴訟團隊就北京無印良品的行為進行證據保全之時,2014年8月、10月以及2015年3月~5月,北京棉田及北京無印良品對良品計畫在北京開設的三家實體店鋪「MUJI無印良品」(悠唐購物中心店、世貿廣場店、華貿購物中心店),以及在天貓開設的「無印良品MUJI官方旗艦店」進行了七次調查取證,對前述網店的商品銷售頁面情況、實體店的商品銷售狀態進行公證,還購買了浴巾、浴室用腳墊、面巾等商品。
2015年,北京棉田一方主張良品計畫及其子公司無印良品(上海)生產、銷售上述商品的行為,侵犯了其24類第1561046號與第7494239號商標「無印良品」的商標專用權,據此提起兩件商標侵權訴訟。
這七件訴訟案件均由北京智慧財產權法院審理。2017年7月末,就良品計畫一方訴北京無印良品商標權侵權及不正當競爭的五件案件,北京智慧財產權法院的五份判決[20]均認為,北京無印良品構成商標侵權及不正當競爭,判令北京無印良品停止侵權、發布侵權聲明、並承擔損害賠償責任。同年12月末,就北京棉田一方訴良品計畫一方商標權侵權的兩件案件,北京智慧財產權法院下發的兩份判決[21],又認定了良品計畫一方生產、銷售被控侵權產品的行為侵犯了北京棉田的商標權,據此判令良品計畫一方停止侵權、發布侵權聲明、並承擔損害賠償責任。
那麼,到底是誰侵犯了誰的商標權?在雙方各自擁有「無/無印良品」註冊商標的情況下,北京智慧財產權法院如何認定侵權、又如何劃分雙方權利邊界?
1.1 關於商標侵權的認定
北京智慧財產權法院在這七件侵權案件中,基本保持了一貫而之的商標侵權判斷標準與立場。
首先,北京智慧財產權法院認為,良品計畫的「無印良品」商標與北京棉田授權北京無印良品使用的「無印良品」商標僅存在首字母是繁體字或簡體字的差異,雙方構成近似商標;在商標的實際使用中,北京無印良品使用的「無印良品HOME」,或良品計畫使用的「MUJI無印良品」等形態,雖然相較註冊商標而言增加了「HOME」或「MUJI」等英文,但不影響前述商標近似的判斷。
其次,雙方分別訴對方侵權後,另一方在答辯時,均宣稱己方的使用屬於使用己方在先商標的行為,並不侵犯對方的商標權。對此,北京智慧財產權法院認為,在雙方於不同商品或服務類別上均擁有「無/無印良品」註冊商標、且雙方商標已長期共存的情況下,有必要對雙方商標的權利界限進行嚴格劃分,以避免出現更多的權利衝突。
北京智慧財產權法院闡述道,根據《商標法》的相關規定,註冊商標的專用權,系基於商標申請註冊而產生,並以核准註冊的商標和核定使用的商品為限;而註冊商標的禁用權,系以法律規定的註冊商標專用權而產生,以是否會造成消費者對商品來源的混淆誤認為基點,發生混淆的範圍不僅限於核定使用的相同商品,還包括類似商品,因此,一般而言,註冊商標的禁用權範圍大於專用權,但商標禁用權的範圍同樣應在個案中結合具體案情進行考量。本案中,雙方的註冊商標禁用權範圍會產生重疊,需對雙方的註冊商標禁用權範圍進行限縮,僅以雙方商標核定使用的商品為限,明確劃分雙方的商標禁用權範圍[22]。
例如,良品計畫主張北京無印良品銷售的一款「羊毛混海綿床褥墊」侵犯了其20類第4471268號「無印良品」註冊商標的專用權,該商標的核定使用商品包括「墊褥(亞麻製品除外)」。北京無印良品則抗辯稱,其母公司北京棉田擁有的24類第7494239號「無印良品」商標核定使用在「褥子」商品上,其在「羊毛混海綿床褥墊」上使用「無印良品」商標是對己方商標的使用,並未侵犯良品計畫的商標專用權。
對此,北京智慧財產權法院認定,「墊褥(亞麻製品除外)」與「褥子」在功能、生產部門、銷售渠道等方面較為近似,如單純考量商標禁用權,則良品計畫的商標禁用權範圍顯然包含「褥子」,但北京棉田又在「褥子」商品上享有註冊商標,在這種情況下,基於限縮雙方註冊商標禁用權範圍的立場,商標的禁用權應僅限於其核定使用的商品,而不包含與其類似的商品。
儘管良品計畫的商標禁用權範圍被限縮,但由於該案中北京棉田一方生產、銷售的商品為「羊毛混海綿床褥墊」屬於20類的「褥墊」商品,就算北京棉田在24類「褥子」商品上擁有註冊商標,該產品仍然落入良品計畫的20類註冊商標的禁用權範圍內,因此判定該產品構成對良品計畫第7494239號商標專用權的侵犯。
同樣,在北京棉田一方訴良品計畫一方商標權侵權案中,良品計畫方生產、銷售的被控侵權產品之一為「印度棉雪尼爾浴室用腳墊」,北京棉田主張該商品侵犯了其在24類「地巾」商品上擁有的「無印良品」商標專用權,良品計畫一方則抗辯稱該商品屬於27類「浴室防滑墊」商品,而良品計畫在該商品上擁有已註冊的「無印良品」商標。對此,北京智慧財產權法院認為,「印度棉雪尼爾浴室用腳墊」是棉織品,從功能、用途上看屬於「地巾」,而非「浴室防滑墊」,據此支持了北京棉田的主張。
在良品計畫與北京棉田互訴對方商標侵權的系列案件中,雙方在各自起訴的案件中贏得了勝利,又在各自被訴的案件中敗下陣來。而判決中顯示的北京智慧財產權法院的立場則非常鮮明——在雙方既已形成分別擁有「無/無印良品」商標的格局下,必須嚴格劃清雙方的權利範圍,避免今後產生更多的權利衝突。
1.2 關於不正當競爭行為的認定
在商標侵權的戰場上,良品計畫和北京棉田可謂是各有贏面,然而,在反不正當競爭法的領域,良品計畫顯然更勝一籌。良品計畫訴北京無印良品的系列案件中,還主張了北京無印良品立即停止使用含有「無印良品」、「MUJI」文字的企業名稱。
據北京智慧財產權法院認定事實,北京無印良品成立於2011年,在此之前,良品計畫及其「無印良品」、「MUJI」商標已具有較高知名度。北京無印良品作為同行業經營者,理應知曉良品計畫及其名下商標的知名度,尤其是,雙方於2001年開始已經就北京棉田的第1561046號「無印良品」商標產生糾紛,且一直持續到2012年6月最高人民法院作出再審判決才結束。此種情形下,北京無印良品仍在被訴侵權商品及宣傳推廣活動中使用包含「無印良品」的企業名稱,可以認定其主觀上具有攀附良品計畫名下商標知名度的目的,客觀上也易使相關公眾對商品來源產生混淆誤認,違反了誠實信用原則,構成不正當競爭行為。因此,北京智慧財產權法院判決,北京無印良品在被控侵權商品上應停止使用其中文、英文企業名稱。
但是,由於北京棉田一方擁有漢字「無印良品」註冊商標並授權北京無印良品使用,且該商標早於2000年便提出申請,北京智慧財產權法院進一步闡述道,北京無印良品註冊並使用其中文企業名稱具有相應的權利基礎,但其使用應遵守誠實信用原則。
1.3 關於侵權責任的承擔
在雙方互訴侵權的七件案件中,北京智慧財產權法院均判令各案被告承擔停止侵害、消除影響、賠償損失的侵權責任。
在良品計畫訴北京無印良品的五件案件中,良品計畫的訴求為:北京無印良品在其天貓、京東開設的網店中刊載聲明以消除影響,各案分別主張法定賠償約34萬、合理開支約5萬、共計約40萬人民幣。前述主張,尤其是法定賠償得到了北京智慧財產權法院的全額支持。
對此,北京智慧財產權法院解釋理由有四:(1)「無印良品」商標具有較高知名度;(2)被控侵權標識與被告(北京無印良品)字號與涉案商標基本相同;(3)侵權行為發生在網絡銷售和實體經營中,侵權規模較大;(4)被告在明知相關公眾已實際混淆的情況下仍放任,侵權惡意十分明顯。最終,良品計畫通過五件侵權案件,共計獲得約200萬元人民幣的損害賠償。
另一方面,在北京棉田一方訴良品計畫一方的兩件案件中,北京棉田一方的訴求為:良品計畫及無印良品(上海)共同在其天貓旗艦店和中國大陸所有實體門店、《經濟日報》、《鳳凰報》發布聲明以消除影響;兩件案件分別主張約260萬、80萬的損害賠償及合理開支。對此,北京智慧財產權法院僅支持了部分主張,判令良品計畫一方其天貓旗艦店和中國大陸所有實體門店發布聲明,而不予支持北京棉田一方要求的《經濟日報》、《鳳凰報》媒體上刊載聲明的主張。針對損害賠償,法院在兩案中,分別僅支持了約50萬、30萬的損害賠償額。
七件案件的一審後,雙方分別作為被告,上訴至北京市高級人民法院。二審判決[23]中,除對一審認定的部分事實予以糾正外,法院均駁回上訴,維持了一審判決。
1.4 北京棉田一方再訴良品計畫商業詆毀、不正當競爭
北京市高級人民法院於2019年11月作出的二審判決,卻並未給這一系列侵權案件畫上句號。據筆者檢索到的公開判決書和裁定書顯示,北京棉田在其訴良品計畫商標侵權案二審勝訴後,針對兩份判決均向法院申請了強制執行,理由是良品計畫一方未履行消除影響之民事責任,即,良品計畫並未在一審判決生效之日起十日內,在其天貓網店、中國大陸的實體門店發表為期三十天的聲明。隨後,北京棉田一方又主動撤回了其中一份強制執行申請[24],但保留了另一份強制執行申請。
2020年9月25日,北京市第一中級人民法院針對該強制執行申請下發執行裁定書[25],其內容顯示,法院依北京棉田一方的申請,向環球時報發出協助執行通知書,要求其協助法院公布本案判決書的主要內容。裁定書下發不久後,無印良品(上海)又向法院提出書面異議,表示其已經履行判決書義務,且其本次強制執行不知情、也未答辯,北京棉田一方屬於惡意申請強制執行等。法院最終以強制執行已經執行完畢、無印良品(上海)現提出異議申請,不符合受理條件為由,裁定駁回其異議申請[26]。
良品計畫及其上海子公司是否在法定期限內發布了聲明,筆者經網絡檢索,並未發現確切的情報,但檢索到一篇由第三方媒體於2019年12月12日發布的新聞報導[27],報導中引用了良品計畫一方的天貓旗艦店的截圖,其內容正是對本次案件的聲明與致歉。該聲明目前已經被從天貓旗艦店撤下。此外,經強制執行而在環球時報刊載的相關報導,如今經網絡檢索,亦找不到報導的原文。
從第三方新聞報導中,筆者截取良品計畫一方發布的聲明內容如下:
「在中國大陸範圍內,株式會社良品計畫幾乎在所有的商品·服務類別上註冊了『無印良品』商標,但是僅在布、毛巾、床罩等商品類別的一部分上,被其他公司搶註了『無印良品』商標。因此,株式會社良品計畫以及無印良品(上海)商業有限公司在中國大陸範圍內,針對這些商品不能使用『無印良品』商標,但於2014年及2015年錯誤使用了該商標……(下略)」
這份聲明卻再次帶來了「後遺症」。良品計畫的聲明中提到的「搶註」一詞,再次招來北京棉田一方的不滿。據媒體報導,北京棉田一方以良品計畫一方發布的聲明中含有詆毀字眼,涉嫌商業詆毀、不正當競爭為由將其訴至法院,索賠310萬人民幣[28]。
2021年4月25日,北京市朝陽區人民法院開庭審理了本案。2021年7月30日,北京市朝陽區人民法院作出一審判決[29],認為良品計畫一方在聲明中使用「搶註」一詞貶損了北京棉田的商業信譽,構成商業詆毀行為,判令良品計畫一方賠償北京棉田40萬人民幣,並於判決生效之日起三十日內在天貓「無印良品MUJI官方旗艦店」、大陸地區實體門店公開刊登書面聲明以消除影響。
2.良品計畫的商標侵權攻防戰
自2014年開啟的良品計畫與北京棉田的商標侵權訴訟大戰,在第一階段以雙方在各自起訴的案件中獲勝、又在各自被訴的案件中失敗為結束。北京智慧財產權法院作出的七份一審判決的觀點,成為了日後各法院判定是否構成商標侵權的基礎。
2018年,雙方的商標侵權訴訟大戰進入了新階段。這一階段,北京棉田從良品計畫在中國的「無印良品」實體店、天貓、京東經營的網店分別入手,分別在北京、江蘇提起了商標侵權訴訟。另一方面,2018年11月,良品計畫在其官方網站公布了一篇聲明,就「無印良品」商標在中國的註冊情況以及相關訴訟情況進行了簡單說明,並表示,「本集團將繼續對假冒店鋪及侵權行為採取果斷的法律行動」[30],不久後,良品計畫針對北京棉田一方及其加盟店提起了第二輪侵權訴訟。第二階段的系列商標侵權案件中,無論是進攻還是防禦,良品計畫全部取得了勝利。
2.1 良品計畫的防禦
(1)北京棉田針對良品計畫的「MUJI無印良品」實體店的訴訟
2018年9月,北京棉田的代理人在良品計畫在北京朝陽區開設的「MUJI無印良品」(悠唐購物中心店)購買了毛巾、薄被等商品,在收銀臺自主購買了包裝塑膠袋,並索取了免費包裝紙,結帳後獲得購物小票。該購買過程全程被公證。
兩個月後,北京棉田一方又針對無印良品(上海)經營的微信公眾號進行了公證保全。隨後,北京棉田及其子公司北京無印良品以商標權侵權為由,將無印良品(上海)及其北京朝陽第三分公司(即「MUJI無印良品」(悠唐購物中心店)的經營者)訴至北京市朝陽區人民法院。
該案中,北京棉田在實體店公證購買的毛巾、薄被等商品在陳列時均無包裝,僅在商品上附著著一個標籤,標籤上並沒有「無印良品」等相關標識。但是,結帳時取得的包裝塑膠袋、包裝紙、購物小票的頂端、實體店外牆,以及微信公眾號、良品計畫及無印良品(上海)的官方網站(muji.com.cn)均有使用「MUJI無印良品」標識。
該案焦點在於,上述使用是否侵犯了北京棉田在24類商品上註冊的「無印良品」商標的專用權?2019年8月23日,北京市朝陽區人民法院在一審判決[31]中給出了回答:不構成侵權。
具體而言,涉案包裝袋、包裝紙是消費者在選購商品後結帳時自由選擇是否取得、自行決定包裝何種商品,並非專門包裝特定商品,因此,其與北京棉田擁有「無印良品」註冊商標的24類商品不具有特定關聯;此外,購物小票屬於統一格式,僅頂端抬頭部分有相關標識,商品明細部分卻沒有,因此頂端的標識並不特定指向毛巾、薄被等商品;再次,實體店外牆的門店招牌的使用,屬於在「銷售日雜百貨」服務上的使用,亦非對北京棉田24類商標專用權的侵犯。
北京棉田對一審判決不服,上訴至北京智慧財產權法院,二審判決[32]與一審判決觀點一致。2020年12月29日,北京智慧財產權法院駁回了北京棉田的上訴,北京棉田後又向法院提交再審申請。2021年7月6日,北京市高級人民法院一紙裁定[33],駁回了北京棉田的再審申請。
(2)北京棉田針對良品計畫的京東、天貓網店的訴訟
在對良品計畫在中國的實體店提起訴訟的同時,2019年,北京棉田又將良品計畫的子公司無印良品(上海)訴至法院,認為無印良品(上海)在其京東、天貓網店展示、宣傳、銷售的相關商品侵犯了其在24類擁有的「無印良品」註冊商標的專用權,針對兩網店的被控侵權行為,分別請求判令無印良品(上海)停止侵權、消除影響以及300萬元的損害賠償。
該案中,江蘇省蘇州市中級人民法院的一審判決[34]認為,本案關鍵在於如何界定良品計畫與北京棉田分別擁有的「無/無印良品」註冊商標專用權的權利邊界。判決書中闡明,商標作為一種標識,「凝結了實際使用者的商譽,且往往代表的是一種市場格局或市場格局的劃分」、「應當在尊重歷史及已經客觀形成並穩定的現實市場格局的前提下,儘可能地釐清雙方商業標識的權利範圍」、「對棉田公司涉案商標的禁用權範圍作出合理限定」[35]。
法院進一步認定,針對北京棉田主張的侵權行為,無印良品(上海)在涉案網店中,對涉及24類的商品,商品本身及其銷售頁、購物明細單或指向該商品的指示性標識均單獨使用、標記了其母公司良品計畫合法註冊的「MUJI」商標,而非北京棉田擁有的「無印良品」商標;對24類以外的商品,則混合標註了「無印良品」、「MUJI」等標識。由此可見,無印良品(上海)已經對北京棉田主張的商標履行了合理的避讓義務。
此外,針對北京棉田主張的無印良品(上海)經營的京東、天貓網店中對「無印良品」標識的使用,法院均判定不構成商標權侵權,其理由如下:
(1)首先,涉案網店頁面左上角使用「MUJI無印良品」標識,相當於現實中的店鋪招牌,其作用是幫助消費者識別銷售服務提供者的功能,且網店內銷售上百種不同種類的商品,客觀上,該標識並不會被消費者理解為與特定商品有直接聯繫;
(2)其次,網店銷售的被控侵權商品的本體之外,另行套包了一份帶有被訴侵權標識的包裝袋,該包裝袋系店內商品通用包裹物,結合實際使用情況來看,其並未與商品自身建立特定聯繫,且無印良品(上海)擁有良品計畫授權的16類註冊商標的使用權,因此不構成侵權;
(3)最後,被控侵權商品隨附的購物明細單的頂端標註有被訴侵權標識,但購物明細單屬於購買結算憑證,依商業慣例,明細單頂端標註的一般是銷售者的字號或店鋪名稱,其功能是幫助消費者識別銷售者的身份,並非指向商品來源,只有購物明細單具體商品項下的商標的使用才能發揮區別商品來源的作用。
因此,無印良品(上海)經營的京東、天貓網店中的被控侵權行為均不能成立。
北京棉田隨後上訴至江蘇省高級人民法院,法院於2020年12月9日作出的二審判決[36]認為,被訴侵權標識的使用系用於識別無印良品(上海)提供的服務來源,而非為了區分其所提供的特定商品的來源,因此不構成侵權,據此駁回北京棉田的上訴,維持一審判決。
2.2 良品計畫的進攻
在北京棉田對良品計畫不斷起訴的同時,良品計畫也發起了對北京棉田一方的進攻。良品計畫在2018年通過行政程序成功對北京棉田的加盟店進行了查處,並在中國大陸全土對北京棉田的加盟店提起了侵權訴訟,其中部分案件應該還在審理中,未能檢索到相關的判決。但已經公開的判決書顯示,良品計畫再次取得了勝利。
(1)良品計畫訴北京無印良品及「無印良品 Natural Mill」店鋪商標侵權、不正當競爭案
2019年,良品計畫針對北京無印良品及其授權商經營的店鋪提起了商標權侵權訴訟。
該案中,位於杭州市的一家零售商鋪將「無印良品 Natural Mill」作為店招,並在店內牆面、陳列櫃、地面、易拉寶、地面桌面立牌、購物袋、購物小票等處大量使用「無印良品」、「無印良品」標識;店內的地板及牆體均為原木色,商品貨架大多為規則方形、外邊框黑色鐵質、中間隔板原木色木質結構。店鋪內除了銷售標有「無印良品」標識的毛巾、床褥等商品外,還銷售標有「無印工坊Natural Mill(上下排列)」標識的襪子、加溼器、湯匙等商品。
良品計畫主張上述使用侵犯其擁有的在35類服務上的註冊商標「無印良品」;被訴店鋪紅底白字的店招、原木色的日式裝修風格是良品計畫「MUJI無印良品」特有的裝潢,因此被訴店鋪還構成不正當競爭,據此將北京無印良品公司與店鋪的經營者雙方訴至法院。
浙江省杭州市餘杭區人民法院審理了本案,並於2020年6月12日作出了判決[37],判決如下:
第一,關於是否構成商標侵權。
法院認為,良品計畫主張的權利為35類註冊商標「無印良品」。涉案店鋪同時銷售床上用品、電器、廚具、服裝等各類商品,且店內除銷售「無印良品」品牌的棉紡織商品外,還銷售「無印工坊Natural Mill(上下排列)」及「Dun&YI敦憶」品牌的多種類商品。因此,根據商業慣例和相關公眾對商品和服務的一般認知,涉案店鋪的店招、牆體、陳列櫃、易拉寶、宣傳單、購物小票(非商品欄)、購物袋、微信掃碼牌等處的標識,更傾向於幫助消費者識別銷售服務提供者的身份,而非指向店鋪內單個商品的來源。
此外,鑑於雙方在不同類別上持有「無/無印良品」商標,從維護正常市場交易秩序和保護消費者權益的角度出發,亦需劃分清楚雙方商標的權利保護範圍,因此,北京無印良品使用其被授權使用的24類「無印良品」商標時,其使用的範圍應以核定使用的商品為限。綜上,北京無印良品與店鋪經營者雙方共同構成對良品計畫商標權的侵犯。
第二,關於是否構成不正當競爭。
法院認為,涉案店鋪店招上使用「無印良品」標識這一行為,已經在商標侵權部分予以評價,在不正當競爭中不予重複評價。此外,部分食品、服裝、零售企業、書店、銀行也採用了紅底白字的形式作為店招裝潢,規則貨架、原木色的日式簡約裝修風格是進入公知領域的裝潢方式。良品計畫未提供證據證明上述裝潢風格是其特有的或在先使用的,也未舉證證明該裝潢風格已與其建立唯一指向性聯繫,因此,涉案店鋪未構成不正當競爭行為。
最終,法院判決二被告停止侵權,並賠償良品計畫經濟損失(含合理費用)共計10萬元[38]。
(2)良品計畫訴北京無印良品及其代理店、馬濤、徐靖等商標侵權、不正當競爭案
在針對北京棉田一方的加盟店的調查中,良品計畫發現,多家加盟店宣稱其使用「無印良品」商標來自於一家名為「南通鼎祿紡織品有限公司」(下稱「南通鼎祿公司」)的授權,該公司被認為是北京無印良品的代理商。2018年,良品計畫將北京無印良品、南通鼎祿公司、馬濤、徐靖等人告上法庭,隨後,北京棉田與無印良品家居被追加為第三人。
一審法院認為[39],北京無印良品等被告的行為構成商標侵權及不正當競爭,但法院並未支持馬濤、徐靖二人與北京無印良品一方構成共同侵權這一主張,二人的行為均是代表公司作出的行為,難以認定其個人構成共同侵權。隨後,除馬濤、徐靖、南通鼎祿公司外,一審當事人均提出上訴,二審法院的判決[40]均維持了一審判決,駁回各當事人的上訴。良品計畫雖然未能贏下二審,但其商標侵權及不正當競爭的主張均獲得了法院的支持,可以視為又一次勝利。
四、「無印良品」商標戰之啟示:外國品牌在中國的商標保護策略
「無印良品」商標戰歷時二十年,良品計畫深陷商標糾紛亦二十年,這一系列的糾紛根源於北京棉田在先申請註冊了24類第1561046號「無印良品」商標。設想1999年,良品計畫在中國提交的第一批商標申請中如若覆蓋24類商品,就可避免隨後二十年的訴訟泥沼。
企業的商標註冊申請與企業的商業布局緊密相關。「無印良品」的發展並非一帆風順。「無印良品」誕生於1980年的日本,1991年首次進入海外市場。這一年,良品計畫在英國、香港分別開設了首家「無印良品」店鋪。上世紀九十年代,良品計畫的海外市場拓展並不順利。1998年,良品計畫一度退出亞洲市場,至2001年重新在香港開設直營店為止的三年間,亞洲沒有一家「無印良品」店鋪。或許是基於對亞洲市場實際情況的考量,良品計畫當初才僅在有限的類別上提出了「無印良品」商標申請。
良品計畫雖然在近些年的侵權訴訟中取得了不菲的勝利,但勝訴的背後是品牌負面形象增加、訴訟纏身、巨額費用支出、以及與北京棉田的在先商標「無印良品」共存於市場的巨大代價。這再一次提醒企業方,無論是本土品牌還是外國品牌,基於自身商業版圖,有預見性地規劃商標布局的重要性。
目前,部分知名企業對自身品牌的商標性保護採取的是商標申請全類覆蓋、全類保護策略,亦有企業主動申請與自身品牌近似的商標進行防禦性註冊。而對於規模較小的企業而言,品牌商標全類保護、防禦性註冊成本過高,商標申請多為按需申請。無論企業選擇何種商標布局策略,都需結合品牌當下及未來可預見的發展路徑進行規劃,在企業的需求及能力範圍之內儘早申請商標,為今後的發展打下堅實的權利基礎。
與本土品牌在未註冊商標的情況下仍欲獲得商標法保護的情況相比,外國品牌在類似情況下若想受到保護,難度更高。這從「無印良品」商標戰中可窺一斑。良品計畫曾經嘗試通過商標異議、撤銷、無效等程序將北京棉田的在先商標無效化,然而,窮盡前述手段,良品計畫也未能達成目的,這其中的難點,正在於突破商標制度的地域性。外國企業在進入中國市場前,沒有在中國市場宣傳推廣其品牌,沒有銷售該品牌的商品,自然也無法在中國形成一定知名度,無法受到商標法的保護。
但是,「無印良品」商標戰仍帶有極其強烈的個案特殊性色彩。相較於二十年前「無印良品」的窘境,外國品牌在中國的商標性保護,隨著全球化進程的深入以及跨境電商、社交媒體的發展,已有了顯著的改善。
近年,多件商標異議、無效行政訴訟的判決[41]表明,即使外國品牌方未主動在中國進行品牌商品銷售和商業宣傳,但通過跨境代購等途徑,相關消費者可以買到外國品牌的商品,由此可以形成該品牌在中國大陸的知名度;中國大陸相關媒體對外國品牌的介紹、消費者在論壇、社交媒體(新浪微博、小紅書、豆瓣等)上的自主討論、宣傳等亦可用來證明外國品牌為公眾所知曉並具有一定影響力。
在不正當競爭法的領域,法院同樣認定,原告某香港公司雖未在中國大陸設店,但網際網路上已經廣泛存在提供相關商品代購的服務,中國大陸的電商平臺小紅書上亦有對相關商品的高評價,經由海淘代購、旅遊交往、手信饋贈、網際網路口碑分享宣傳等途徑形成的知名度,亦可證明相關品牌為消費者所知悉[42]。
二十年前,「無印良品」商標在中國大陸的知名度未獲肯定,成為良品計畫的阿喀琉斯之踵。二十年後,在全球化與網際網路的加成之下,外國品牌的知名度認定獲得了極大加成,更易受到法律保護,這也為外國企業進入中國市場提供了便利與保障。或許,「無印良品」經歷過的品牌保護之殤,今後會愈來愈少。
注釋:
[20](2014)京知民初字第59號(連結:https://susong.tianyancha.com/a1faa94a952c11e8a8b47cd30ae00894)、(2014)京知民初字第60號(連結:https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=15ef2c9938fd3eb6c6b35b57e70f159cd00f98f4)、(2014)京知民初字第61號(連結:https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=257ff19d1e9cea077ef412b4d6f5c1caebe8a4b8)、(2014)京知民初字第62號(連結:https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=fb868313b8a3f6594804dabcf30eb9a6e53f1a5dhttps://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=fb868313b8a3f6594804dabcf30eb9a6e53f1a5d)、(2014)京知民初字第63號(連結:https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=e3361344fcc17f09bd1e44f42a302a3bed2c7d11)。
[21](2015)京知民初字第763號、(2015)京知民初字第764號(連結:https://susong.tianyancha.com/6f1dddb4fb7111e781ec008cfaf870e0)。
[22]參照(2014)京知民初字第59號
[23](2017)京民終614號(連結:https://susong.tianyancha.com/4ffb38c00cc011e881ec008cfaf870e0)、(2017)京民終688號(連結:https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=8b41e4fd303232cb68cf86c29a700748f2b84595)、(2017)京民終689號(連結:https://susong.tianyancha.com/4fe959f10cc011e881ec008cfaf870e0)、(2017)京民終690號(連結::)、(2017)京民終691號(連結:https://susong.tianyancha.com/071921783f1211e8b0207cd30ae00c08)、(2018)京民終171號(連結:https://aiqicha.baidu.com/wenshu?wenshuId=8b0cbf2da1836387e9d0f9bcebb0ba1d3284bc8c)、(2018)京民終172號(連結:https://www.qcc.com/wenshuDetail/f3d8e8d0b9ef8f9190527b1187feba71.html)。
[24](2020)京01執81號(連結:https://susong.tianyancha.com/ecabd8ff24a84a38b3a67c3c4766e62b)。該強制執行申請對應的是(2015)京知民初字第763號一審判決。
[25](2020)京01執82號(連結:https://susong.tianyancha.com/d5735ef9cc4e4179baa8302a84ef26b5)。該強制執行申請對應的是(2015)京知民初字第764號一審判決。
[26](2020)京01執異365號(連結:https://susong.tianyancha.com/c304373b32ab463991d5c9cd74ec39e1)。
[27]張鑫《「無印良品」商標之爭 日方敗訴》,北京青年報電子版,2019年12月12日,網頁連結:http://epaper.ynet.com/html/2019-12/12/content_344066.htm?div=0。
[28]宋霞《因認為「搶註」一詞構成詆毀 北京「無印良品」告日本「無印良品」》,北京青年報,2021年4月27日,網頁連結:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1698186568991537788&wfr=spider&for=pc。
[29](2020)京0105民初59143號(連結:https://susong.tianyancha.com/84ec5584966144bbad839c59ebd3c7dd)。
[30]參照株式會社良品計畫官方網站:https://ryohin-keikaku.jp/news/2018_1102_02.html。
[31](2019)京0105民初27092號(連結:https://susong.tianyancha.com/04e7341fc42c484697303fd211358d64)。
[32](2020)京73民終1601號(連結:https://susong.tianyancha.com/6d6b747ca06a43e29e0034007211185b)。
[33](2021)京民申2614號(連結:https://susong.tianyancha.com/f59baf9fc61348119da0c713a6d72872)。
[34](2019)蘇05知初258號(連結:https://susong.tianyancha.com/1387ac0b7019424ab9f39622fb3b19c1)、(2019)蘇05知初259號(連結:https://susong.tianyancha.com/6a62fb13ceb64ec99845554c09261fb5)。
[35](2019)蘇05知初258號。
[36](2020)蘇知終6號(連結:https://susong.tianyancha.com/5e235f937249443f94c1ddbcefd7f469)、(2020)蘇知終7號(連結:https://susong.tianyancha.com/664bf34e5e164c8f916a2fb7918d2408)。
[37](2019)浙0110民初13648號(連結:https://susong.tianyancha.com/a4f6799d2f834d0da2c2e526f2400976)。
[38]據筆者檢索,北京無印良品不服一審判決,上訴至浙江省杭州市中級人民法院,案號為(2020)浙01民終5861號(連結:https://susong.tianyancha.com/7c49d2f1e72742758c6652911cdb4c09)。該案以民事函結案,民事函內容未在網際網路公開。
[39](2018)京0105民初73442號(連結:https://susong.tianyancha.com/3ba47cf50b0641cf8468867635656310)、(2018)京0105民初73443號(連結:https://susong.tianyancha.com/febddecb91444b8a8d9cccc87cb8c7c3)、(2020)京0105民初70777號(連結:https://susong.tianyancha.com/2705b867aa9f41f19567e5556655f71a)。
[40](2021)京73民終928號(連結:https://susong.tianyancha.com/9da899cc9f534a788bd4a52e315e44a7)、(2021)京73民終929號(連結:https://susong.tianyancha.com/d41ac6cc215d41fbac3f94708f317b87)、(2021)京73民終930號(連結:https://susong.tianyancha.com/df151b6bc4724c1a83862d207dbc47a4)。
[41]參照(2016)京73行初3127號(連結:https://susong.tianyancha.com/8d4491853ff711e8b0207cd30ae00c08)、(2018)最高法行再18號(連結:https://susong.tianyancha.com/0dc900ddbd6c11e8a8b47cd30ae00894)、(2018)京73行初4420號(連結:https://susong.tianyancha.com/bddb1ac6d8fa4e10a0a9df3e4a599214)、(2019)京行終4892號(連結:https://susong.tianyancha.com/a4e2ff8bb807429e9ea61d5c56625804)、(2019)京73行初4347號(連結:https://susong.tianyancha.com/e1f702dd6af34e788b4d6cca0afc1b42)。
[42]參照(2019)粵民終1501號(連結:https://susong.tianyancha.com/b7ab540d6cab45ccb60ee73d3bed41ca)。
來源:IPRdaily中文網(iprdaily.cn)
作者:牛璋昕 鴻鵠律師事務所商標代理人
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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